复审委：对比文件结合不能说明技术方案是显而易见的，则权利要求有创造性             
                 ----以“一种同时制备乙酸和乙酐的方法”发明专利驳回复审案为例

       摘要
       本案中，专利局的实质审查部门和复审委员会对同一个技术方案的创造性判断，结论截然相反。复审委员会通过考量技术方案在反应机理、反应条件、使用的催化剂体系、制备方法反应体系等方面存在明显差异，从而认定该技术方案具有突出的实质性特点。
       关键词   驳回复审 实质审查 专利申请 复审委员会 创造性 技术教导 技术效果
       一、驳回复审的决定要点
       创造性是指同申请日以前的已有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。用两篇对比文件的结合判断权利要求的创造性时，如果对比文件的结合不能说明权利要求的技术方案是显而易见的，而且权利要求的技术方案带来了意想不到的有益效果，则权利要求有创造性。
       二、基本案情
       一）涉案专利情况
       本案涉及发明名称为“一种同时制备乙酸和乙酐的方法”的发明专利申请，申请人为赫彻斯特股份公司。
       1、该专利申请因不具备创造性被驳回
       实质审查阶段，专利局审查部门以该专利申请具备创造性为理由驳回了该申请。该驳回决定涉及15项权利要求，其中独立权利要求内容如下：
    “1、一种同时制备乙酸和乙酐的方法，该方法使甲醇和乙酸甲酯以及二甲醚（如需要的话）的起始混合物与一氧化碳在无水条件下，在反应区的一个催化体系上进行反应，该方法包括：a）在一种催化体系的存在下进行反应，该催化体系包括一种选自周期表第VIII族的非贵金属、碘甲烷、一种作为助催化剂的碱金属化合物、有机化合物或有机铵化合物，如有必要的话，亦包括一种作为共助催化剂的、选自周期表第IV到第VII族的非贵金属化合物；b）采用甲醇和乙酸甲酯以及二甲醚（如果采用的话）作为起始混合物，其摩尔比在10:1到1:10之间，而且c）在2.5-20MPa以及150-250℃下进行反应。”
       2、专利审查部门的驳回理由
      审查部门认为：虽然对比文献1（GB1 567 360）和对比文件2（GB1 561 456）所述方法都不能同时制备乙酸和乙酐，但在不花费创造性劳动的情况下，只要两者的原料和反应条件进行组合就会形成本发明的方法而同时制备出乙酸和乙酐，因此本申请所述方法不符合专利法第22条第3款规定的创造性。
        之后，申请人不服驳回决定，遂向专利复审委员会提起了复审请求。复审委员会受理了该驳回复审请求。
       三、复审委员会的复审情况
       赫彻斯特股份公司（下称请求人）在向专利复审委员会提出复审请求的同时递交了修改的权利要求书。
       1、修改后独立权利要求的内容
       修改后的独立权利要求内容如下：
    “1、一种同时制备乙酸和乙酐的方法，该方法使甲醇和乙酸甲酯以及（如需要的话）二甲醚的起始混合物于一氧化碳在无水条件下，在反应区的一个催化体系上进行反应，该方法包括：a)在一种催化体系的存在下进行反应，该催化体系包括碘化镍、氯化镍、羰基镍、乙酰丙酮化镍或乙酸镍、碘甲烷，一种作为助催化剂的碱金属化合物、有机化合物或有机铵化合物，如有必要的话，亦包括一种作为共助催化剂的、选自周期表第IV到第VII族的非贵金属化合物；b)采用甲醇和乙酸甲酯以及（如果必要的话）二甲醚作为起始混合物，其摩尔比在10:1到1:10之间，而且c)在2.5-20MPa以及150-250℃下进行反应。”
        2、请求人的复审理由
请求人认为，（1）对比文件1和2均没有提及可以同时制备乙酸和乙酐，将现有技术的方法作“简单组合”不能导致本发明的方法；（2）本发明的方法可以适应对羧酸与羧酸酐的数量比提出特定要求。
        3、审查部门的前置审查意见
       复审委员会受理该驳回复审请求后，请求原审查部门进行前置审查。
       原审查部门在前置审查意见书中坚持认为，基于驳回决定所述理由，修改的权利要求1-15不具备创造性。
        4、驳回复审
       专利复审委员会成立合议组，审理了本案。
       合议组在发出的复审通知书中，指出请求人复审请求时提交的修改权利要求书与对比文件1和2相比仍不具备创造性，并详细阐述了不具备创造性的理由。
       针对复审委员会合议组的意见，请求人进行了意见陈述。
       请求人在此次意见陈述中未提交修改文件。请求人在陈述意见时提出：（1）本发明的方法与对比文件1的方法相比其工艺参数有显著不同，对比文件1没有暗示可以通过调节甲醇和乙酸乙酯、或二甲醚的摩尔比同时制备乙酸和乙酐，而且对比文件1的方法是在有水的条件下进行的；（2）本发明与对比文件2的方法相比不同之处在于催化剂成分不同，对比文件2教导了采用镍－铬催化剂能够获得好的结果。基于前述意见，请求人坚持认为本发明相对于现有技术有创造性。
       四、复审委员会的复审结论
       针对该驳回复审案件，复审委员会作出了撤销专利局的驳回决定，由原实审部门以复审程序中提交的修改文本为基础继续进行审查程序。
       五、复审委员会的复审决定理由
      （一）关于创造性的法律规定
       根据专利法的规定，创造性是指同申请日以前的已有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。
       用两篇对比文件的结合判断权利要求的创造性时，如果对比文件的结合不能说明权利要求的技术方案是显而易见的，而且权利要求的技术方案带来了意想不到的有益效果，则权利要求有创造性。
       （二）复审委员会的事实评述
       1、关于对比文件
       对比文件1公开了在镍催化剂体系下用一氧化碳与醇反应制备一元羧酸的方法，该方法包括在超大气压下，在碘或碘化物、镍催化剂和助催化剂如有机膦化合物存在下，于25℃-350℃，将一氧化碳与醇反应，反应压力为15-1000 psi，实施例具体公开了用甲醇与一氧化碳反应制备乙酸的内容。
       对比文件2公开了制备一元羧酸酐的方法，该方法包括在基本无水和超大气压的条件下，在碘或碘化物、含镍和铬的催化剂以及助催化剂如有机氮化合物或有机膦化合物的存在下，将一氧化碳与羧酸酯反应，反应温度为25-350℃，反应压力为15-1000 psi，实施例具体公开了用乙酸甲酯与一氧化碳反应制备乙酸酐的内容。
       2、复审委员会认为具备创造性
       从反应机理看，权利要求1同时制备乙酸和乙酐的方法似乎是对比文件1和2的简单加和。但基于对比文件1和2的教导，得到权利要求1的技术方案并不是显而易见的。一方面，无论是对比文件1还是对比文件2均没有教导可以用甲醇和乙酸甲酯作为原料同时制备乙酸和乙酐；另一方面，权利要求1的反应条件是无水条件与对比文件1所述有水条件不同，权利要求1使用的镍催化剂体系与对比文件2使用的镍-铬催化剂体系不同，并且权利要求1的方法为三元反应体系，与对比文件1和2所述二元反应体系也不相同。因此，基于对比文件1和2单独制备乙酸和乙酐的教导，通过改变其反应条件，获得同时制备乙酸和乙酐的技术方案并不是显而易见的。
       而且，权利要求1的方法带来了意想不到的效果。对比文件1实施例表明，用甲醇作为反应物，乙酸甲酯作溶剂，得到的是复杂的反应混合物，且混合物中乙酸的含量最高不到70%。对比文件2的实施例表明，用乙酸甲酯作为反应物制备乙酐，给出的最高转化率为77%。本申请说明书实施例的数据表明，权利要求1同时制备乙酸和乙酐的方法中，乙酸和乙酐的转化率均在94%以上。基于其高的转化率，权利要求1的方法可以通过调节反应物甲醇和乙酸甲酯的特定比例获得相应特定比例的乙酸和乙酐。也就是说，权利要求1的方法实现了根据需要控制乙酸和乙酐比例的目的。这一效果相对于对比文件1和2而言是意想不到的。
       因此，权利要求1的技术方案有创造性。
       根据前述的理由，权利要求2-15是权利要求1的从属权利要求，鉴于权利要求1有创造性，对其作进一步限定的从属权利要求同样也应有创造性，因此，权利要求2-15具备创造性。
       六、评析
       该案中，在实质审查阶段，专利局的实审部门即认为请求保护的技术方案不具备创造性；嗣后针对申请人修改后的权利要求，实审部门在前置审查中依然认定不具备创造性。但是，经驳回复审之后，专利复审委员会却认定请求保护的技术方案具备创造性。估计很多人对这种前后截然相反的结论早已心生困惑了吧。
       复审委员会认为权利要求具备创造性的考量因素主要有两个：
       1、请求保护的技术方案具有突出的实质性特点，即非显而易见性
       经过将请求保护的技术方案与对比文件的技术方案进行比较可见，二者在反应机理、反应条件、所使用的催化剂体系、制备方法的二元及三元反应体系等明显存在差别。而且这种差别并非本领域的普通技术人员不付出任何创造性的劳动就可以想到的。
       2、请求保护的技术方案具有显著的进步，带来了意想不到的技术效果
       本专利请求保护的技术方案通过调节反应物甲醇和乙酸甲酯的特定比例获得相应特定比例的乙酸和乙酐。即，权利要求1的方法实现了根据需要控制乙酸和乙酐比例的目的。