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职务发明如何判断?

          职务发明如何判断?

   ------以北京蒂龙公司与泰斯福德公司专利权权属纠纷案为例 

我国《专利法》第6条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

同时,我国《专利法实施细则》第12条规定专利法6条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(1)在本职工作中作出的发明创造;(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(3)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
  专利法六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。具体而言,“单位”,包括各国家机关、团体、部队,各类企业、事业单位以及民办非企业单位等。本条所称的“发明人”、“设计人”,是指对发明创造的实质特点作出创造性贡献的人,即通过自己的智力劳动,完成产品、方法的发明或者实用新型、外观设计的技术方案的人。在完成发明创造的过程中,只负责组织、管理工作的人,为物质条件的利用提供方便的人,以及从事其他辅助工作的人,如计算机录入人员、实验员、描图员等,不应当被认为是发明人或者设计人。还应指出的是,法人或其他组织可以成为专利申请权和专利权的主体,但不能作为发明人或设计人。发明人、设计人只能是通过自己的智慧和才能完成发明创造的自然人。

这些规定成为我们在实际工作中判断职务发明创造和非职务发明创造申请专利的权利及其专利权的归属的依据。这一规定对于在企业或公司从事技术开发的技术人员具有举足轻重的作用。

下面,我们借助一个案例来阐明职务发明的具体判断方法。

一、北京蒂龙公司主张职务发明的基本事实

1、关联事实和时间的简单梳理

本案涉及名称为“一种铰链式爆胎应急支撑装置”、申请号为CN201410018534.7的发明专利。该专利原申请人及专利权人为杨桂荣,后于2015年初转让至泰斯福德公司。

其中,该专利的原始申请人及专利权人杨桂荣系齐英杰之母,而齐英杰曾经是原告北京蒂龙公司的员工。鉴于齐英杰与原告之间用工关系的存在,才引发了此案。

北京蒂龙公司是英国蒂龙公司汽车爆胎应急安全装置在中国大陆地区的总代理,北京蒂龙公司只作为英国蒂龙的代理商,除此之外没有任何设计和生产之权限。

齐英杰于2008年2月1日与北京蒂龙公司签订《劳动合同》约定:该合同为固定期限劳动合同,岗位为经理。

2014年6月22日,齐英杰向蒂龙公司提出辞职。

根据涉案专利著作项目的记载:该专利申请人为2014年1月15日,于当年11月19日被公告公开。

从专利的申请时间上看,涉案专利系在齐英杰供职北京蒂龙公司期间申请。

2、北京蒂龙公司起诉要求拿回专利权

正是由于该专利在第三人齐英杰供职于北京蒂龙公司期间,且由其母亲提出专利申请。这也算是一种巧合吧。但是,这种巧合足以让北京蒂龙公司浮想联翩。

于是乎,北京蒂龙公司权衡再三,遂以泰斯福德公司为被告、以齐英杰为第三人提起诉讼。

在诉讼中,北京蒂龙公司主张原告对第三人齐英杰进行了长期的技术培养,涉案专利系齐英杰任职期间完成的职务发明,齐英杰先以其母杨桂荣的名义申请专利,后又将涉案专利转让给泰斯福德公司,违反法律规定。

鉴于上述事实和理由,北京蒂龙公司请求法院判定:1、确认涉案专利权为蒂龙公司所有;2、斯泰福德公司承担本案的诉讼费用。

二、北京知识产权判决驳回北京蒂龙公司的诉讼请求

1、关于本案的争议焦点

北京知识产权法院归纳本案的争议焦点有两个:(1)涉案专利是否属于齐英杰在本职工作中做出的发明创造;(2)涉案专利是否属于齐英杰主要利用原告的物质技术条件所完成的发明创造。

2、法院认定

(1)法院认定涉案专利的研发与齐英杰的本职工作无实质联系

根据原告提交的其出具的受托人为齐英杰的授权委托书,北京知识产权法院认定齐英杰在蒂龙公司担任经理职务。

同时查明,北京蒂龙公司系英国蒂龙公司汽车爆胎应急安全装置在中国大陆地区的总代理,北京蒂龙公司只作为英国蒂龙的代理商,除此之外没有任何设计和生产之权限。即北京蒂龙公司仅仅是英国蒂龙的代理,没有任何设计和生产权限。

此外,北京蒂龙公司为蒂龙公司产品爆胎应急安全装置的分销商,不涉及该产品的生产及修改。

因此,无论齐英杰是作为原告蒂龙公司的经理,抑或作为原告的技术工程师,其本职工作主要在于对该公司经销产品的销售、市场营销、装配及售后服务等。由此可见,涉案专利的发明点及其对现有技术的改进与原告经销产品在销售后的装配及售后服务并无关联。

故,北京知识产权法院认定齐英杰的本职工作与涉案专利的研发并无实质联系。

(2)法院认定涉案专利不属于齐英杰主要利用原告的物质技术条件所完成的发明创造

原告主张在齐英杰供职期间,原告对齐英杰进行了长期的技术培养;同时,声称为齐英杰提供了优厚的福利待遇。但是,根据查明的事实,原告对齐英杰的技术培训主要是对原告产品优势的介绍以利于销售,或如何更好提供与原告客户要求相匹配的产品等等,该等技术培训的技术资料均与涉案专利技术方案无关联。

另外,在案证据并不足以证明原告向齐英杰提供的福利待遇系为要求齐英杰对原告产品进行改进所付出的资金。

因此,原告所称为齐英杰提供的优厚福利待遇不属于法律所规定的物质技术条件范畴。

3、北京知识产权法院判决驳回原告的全部诉讼请求

基于前述法院查明及认定的事实,最终,北京知识产权法院判决驳回了原告北京蒂龙公司的诉讼请求。

三、职务发明如何判断?

根据《专利法》及《专利法实施细则》的规定,对于职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或设计人任职的单位;申请被批准后,该单位为专利权人。职务发明创造具体包括以下两种情况:

1、发明人或设计人执行本单位的任务所完成的发明创造

此种情形包括:科研机构的研究人员完成本单位所下达的科研任务所完成的发明创造;企业的工程技术人员在本职工作范围内完成的新产品设计或新的工艺方法等。

发明人、设计人完成的发明创造属以下情形之一的,为职务发明创造:(1)在本职工作中作出的发明创造;(2)履行本单位交付的本职工作以外的任务所完成的发明创造;(3)退职、退休或者调动工作后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
  2.主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造

所谓本单位的物质条件,包括利用单位的资金、仪器、设备、原材料等;技术条件,包括单位未公开的技术资料等。

发明人、设计人主要利用本单位的物质技术条件完成发明创造,尽管不属于执行本单位的任务,也应作为职务发明创造,申请专利的权利和专利权属于单位。        不少国家的法律都规定,公司、企业的雇员在履行其职务过程中或者完成雇主专门分派给他的工作中所完成的职务发明创造,其申请专利的权利和专利权归于雇主。我国专利法关于职务发明创造专利权归属的规定,与各国的规定大体相同。至于单位与职务发明创造的发明人、设计人之间的利益关系,属于单位内部的关系,应由本单位妥善处理。

需要注意的是:主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,原则上属于职务发明创造,申请专利的权利和申请被批准后专利权归单位。但是,如果使用本单位的物质技术条件完成发明创造的发明人或者设计人与本单位订了合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,例如,单位与发明人或者设计人在合同中约定,由发明人或者设计人向本单位支付物质技术条件的使用费,而专利申请权及专利权归发明人、设计人所有的,或者双方在合同中约定,专利申请的权利和专利权由双方共有的,则应依从双方的约定确定申请专利的权利和专利权的归属。这有利于鼓励个人发明创造的积极性,也有利于充分发挥单位物质技术条件的作用,避免闲置。

四、上海专利律师评析

(1)如何判断一件专利是否是职员在本职工作中作出?

判断一项专利是否属于员工在其本职工作中作出的发明创造,关键要看员工的本职工作内容是否包含对所涉专利技术方案的研发、改进等内容,单位的工作任务安排是否体现在员工对所涉专利的研发过程中。在判断是否属于执行本单位的任务所完成的职务发明,可以通过单位与发明人雇佣关系的存续、发明人的工作职责、工作内容及与涉案专利技术方案的关系、发明人履行工作职责、完成工作内容等进行综合判断。

(2)如何判断是否属于主要利用单位的物质技术条件完成发明创造?

确定发明创造的完成是否主要利用了本单位的物质技术条件,关键要看这些物质技术条件的利用是否对发明创造的完成起到了实质作用。

具体就本案而言,由知识产权法院在审理过程中所归纳的争议焦点可知:本案涉及到对发明创造的研发是否属于职工的本质工作、是否是主要利用了单位的物质技术条件的判断。

在大众创业、万众创新的今天,再加上我国创新型国家战略的持续推进和鼓励,几乎每个人都可能在工作和生活中从所遇到的实际问题出发,从而或从无到有研发、或在现有技术基础上进行改进而形成新的技术方案,一旦这种实用性的技术方案符合专利条件,即可被授予专利权。这必将对鼓励创新,改善和丰富人们的生活起到促进作用;但是,不可否认的是,这也将引发如蒂龙公司起诉要求拿回专利权诸如此类的纠纷多发。

无论是吃瓜群众,还是已经在从事技术开发的技术人员,对于此类问题均应引起足够重视,做到未雨绸缪,一方面切实维护自身的合法权益,一方面避免纠纷缠身打乱自己生活和工作的惯有节奏。

(作者:刘龙彦,上海天之健律师事务所合伙人,律师、专利代理人。)

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