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复审委员会：如何判断使用公开？

             “牛初乳的提炼方法“专利无效宣告案
　
       请求宣告专利权无效，是被告在专利侵权纠纷中经常采用的手段。之所以这么做，一来可以拖时间延迟审理期间，二来可以釜底抽薪变被动为主动。在本文中，请求人以涉案专利权不具备新颖性、创造性等理由提起无效宣告请求，尤其是以“使用公开”否定涉案专利的新颖性，在无效决定种，复审委员会对“使用公开”的举证责任及判断作出了细致的分析，对我们掌握“使用公开”的判断有指导作用。
       关键词：专利无效、复审委员会、无效决定、新颖性、创造性、变劣发明、实用性、技术启示、专利侵权
        一、复审委员会无效决定要点
        一项专利是否具有新颖性或创造性是针对该专利所授权权利要求中所限定的技术方案而言的，当权利要求中所限定的技术方案包括了两个或两个以上并列技术方案时，应当对这些技术方案的新颖性或创造性分别进行考察。
       二、基本案情
       一）涉案专利“牛初乳的提炼方法”简述
       本无效宣告请求涉及名称为“牛初乳的提炼方法”的发明专利，授权的权利要求书为：
       “1.一种提炼牛初乳粉的方法，依次包括原乳验收、初步处理、离心分层、乳液提取、灭菌、干燥粉末化和包装诸步骤，其中所说的原乳验收包括常规验收和pH验收与密度验收，pH为6.1-6.5，密度大于1.025，pH为5.9-6.0，密度在1.030以上为合格初乳。
       2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于所说离心分层是一次离心分成三层，上层为凝结脂肪层、中层为乳液、底层为酪蛋白和有形颗粒沉淀物。
       3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于所说离心分层是先脱脂后离心分成两层，上层为乳液，底层为酪蛋白和有形颗粒沉淀物。
       4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于所说一次离心分三层，离心机转速大于或等于3000转/分，离心机有附设冷却装置，离心机温度小于50℃、离心终止温度小于15℃。
       5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于所说灭菌是加热灭菌或滤膜过滤灭菌。
       6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于所说干燥粉末化是采用真空冷冻干燥法或真空干燥法或喷雾干燥进行的。
       7.根据权利要求1或5所述的方法，其特征在于所说灭菌还可以有一个后续真空浓缩步骤。”
       二）无效请求的提起
       1、第1次无效宣告请求
       上海健生科技开发公司(下称第一请求人)针对上述专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。
       请求人提起的无效理由是根据附件1-4认定该专利不具有实用性，主要表现在：a该方法无法达到实际发明目的、b权利要求1中pH值和密度值没有科学性、c该发明所制备的产品含有过量的激素，损害人身健康，不具备实用性；根据附件5、6和7该专利权利要求1-6不具有新颖性以及与日本公开特许公报昭55-3721(公开日1980年1月11日)相比该专利不具有创造性，同时提交了下列7份附件：
    附件1：营养与食品卫生学P254-255    1981年7月第1版，人民出版社出版
    附件2：乳品工业手册P40-41          1987年12月轻工业出版社出版
    附件3：牛初乳成分分析报告(共5份)   1991年10月-1994年1月由上海市计划生育科学研究所放射免疫室提供
    附件4：1992年6月11日解放日报“‘性早熟’一个可忧可虑的现实”
    附件5：乳品工业手册P59、61          1987年12月轻工业出版社出版
    附件6：乳品工业手册P45              1987年12月轻工业出版社出版
    附件7：乳品工业手册P387-388         1987年12月轻工业出版社出版
       2、第2次无效宣告请求
      上海长阳生化制药厂(下称第二请求人)针对上述专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利专利权人早在专利申请日5个月之前就与第二请求人签订了名为“乳珍”的技术转让生产合作协议，该乳珍技术即为该专利技术，因此，该专利在申请日之前被公开使用了，因而不符合专利法第22条的规定。并提交了附件1'--“技术转让生产合作协议书”副本。
        三）无效的受理
        在请求人提起专利权无效宣告请求之后，专利复审委员会向双方当事人发出了无效宣告请求受理通知书。
       三、专利权人的意见陈述
       本专利专利权人(下称被请求人)针对该无效宣告请求提出了陈述意见，其中被请求人认为请求人以本专利不具有实用性、新颖性和创造性为由提出的无效宣告请求不能成立并陈述了理由，同时提交了7份附件。
       此后，第一请求人和被请求人又各自陈述了意见。
       四、口头审理情况
       嗣后，专利复审委员会本案合议组向双方当事人发出口头审理通知书，拟定就该专利进行口头审理。此后，双方当事人均发回了口头审理通知书回执，表示同意参加拟定中的口头审理。
       第二请求人和被请求人亦同意将本案合案审理并同意参加口头审理。   
       口头审理如期举行，其间第一请求人和第二请求人针对本专利的新颖性、创造性和实用性问题充分陈述了意见。第一请求人认为本专利权利要求1中所述初乳的验收指标在《乳品工业手册》（下称对比文件1）第5、45、61页中已被公开，而权利要求1中所述方法是正常乳提炼乳粉的方法并且在对比文件1第192和210中描述了乳粉的生产工艺流程图，因此，权利要求1是常规方法与已公开的初乳固有特性指标的组合，不具有新颖性。权利要求2、3、4 描述的离心分层是乳制品加工中常见的方法，在对比文件1第210、258、387和388中已有描述，因而也不具有新颖性。权利要求5和6描述了灭菌和干燥粉末化的方法，这在《微生物学》第131页、对比文件1第192页和日本公开特许公报昭55-3721（下称对比文件2）中已有描述，因而也不具有新颖性。关于创造性，第一请求人认为本专利权利要求1与对比文件2相比未产生新的进步，也未产生有益的效果，因而不具有创造性。对于实用性，第一请求人除了在无效宣告请求书中所述的理由外，还认为本发明采用过滤灭菌的方法，速度太慢，工业上不可能使用。
       另外，第一请求人在口审期间补充提交了下列证据：
    附件8《乳品工业手册》P389-393、210、192和258     1987年12月轻工业出版社出版
    附件9《微生物学》P131    1979年5月人民教育出版社出版
    附件10《乳品生物化学》、P180    1983年10月轻工业出版社出版
    附件11美国Nature-All Corporation的天然初乳精广告
    第二请求人采用与第一请求人基本相同的理由和证据针对本专利的三性问题也充分陈述了意见并提交了下列附件：
    附件2'《乳品工业手册》P12
    附件3'《乳品手册》P18
    附件4'《药剂学》P170、238-239    1980年5月第一版人民卫生出版社出版
    附件5'《药剂学》P236-237、240-241
       口头审理期间，被请求人针对第一和第二请求人提出的无效理由和有关证据陈述了意见。特别是将本发明与对比文件2进行了比较，认为两者在所用方法、用途和效果上有显著差别，对比文件2采用化学方法、产品用作药品并且所制得的产品中含有糖；而本发明采用物理方法、产品用作营养品并且所制得的产品中不含有糖，糖尿病人可以食用。
       通过口头审理，本案合议组认为本案事实已基本清楚，只是本无效请求案的双方当事人就本专利方法是否使原初乳经过本发明方法处理后活性物质失活，因而导致本发明与现有技术相比是一个改劣发明仍然存有争议。本合议组决定，双方当事人可在口头审理后两个月内就此问题向本合议组提供证据。
        之后，第一和第二请求人共同向本委提交了有关试验证据，根据试验结果，请求人认为经测试牛初乳中的蛋白质在63℃下加热30分钟会变性；免疫球蛋白这一类物质在63℃，30分钟条件下，大部分失活。
       专利复审委收到了被请求人提交的完全相同的两份意见陈述书，被请求人根据试验结果认为采用常规的初乳凝固观察方法，对按本专利的pH值和密度验收的初乳进行加热杀菌处理，初乳无需加入添加剂，加热温度为63℃30分钟和61℃45分钟时未见凝固。
       本案合议组在充分研究了双方当事人的意见后认为，本案事实已经清楚，可以据此做出审查决定。
       四、无效决定的结论
      专利复审委员会经审理认定该涉案专利部分有效，因此作出了维持部分专利权有效的决定：
       1、宣告涉案发明专利权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案以及权利要求5和6中引用权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案的部分无效。
       2、维持权利要求1中pH为5.9-6.0，密度在1.030以上的技术方案、权利要求2-4和权利要求7以及权利要求5和6中引用权利要求1中pH为5.9-6.0，密度在1.030以上的技术方案的部分继续有效。
        五、无效决定的理由
       1、关于使用公开
       根据专利法的规定，新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
       当无效请求人以一项专利在国内公开使用过为由宣告专利权无效时，无效请求人必须提供确凿的证据证明：
     （1）使用行为本身客观存在，也就是说，请求人必须提供证据证明，使用行为的事实包括或者实质上包括了专利权利要求中所记载的全部技术特征，同时还应证明这种使用行为发生的时间(专利申请日之前)、地点(国内)和方式(展出、使用或销售等)；
     （2）公开性，即该使用行为使此专利权利要求中的技术方案处于公众能够获知的状态。
       当上述两个条件同时符合时，才能破坏该专利的新颖性，否则，则不能。
       根据上述原则，第二请求人依据第二请求人与被请求人在本专利申请日之前签订了名为“乳珍”的技术转让生产合作协议为由，认为该专利在申请日之前已被公开使用的无效理由显然是不能成立的：
      首先，第二请求人所提供证据不能证明在先使用行为的事实涉及由本专利权利要求中所记载的全部技术特征所限定的技术方案；第二，在第二请求人提供的“技术转让生产合作协议书”中明确记载：本案第二请求人应当承担不得将技术转让成果的有关技术情报和技术资料以任何形式向第三者透露的义务。因而，第二请求人也未能提供证据证明本专利权利要求中所限定的技术方案在其申请日之前已处于公开状态。
       因此，第二请求人以本专利在其申请日之前已被公开使用为由，认为本专利不具有新颖性的无效理由本合议组不予接受。
        2、关于新颖性和创造性
       根据专利法的规定：创造性是指同申请日以前的已有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。
       在判断一项发明专利的权利要求所限定的技术方案相对于已有技术是否具有新颖性和创造性时，首先应将权利要求中所述的技术方案和已有技术中最接近的技术方案进行特征分析并对各相应的技术特征进行比较，如果未能发现区别技术特征，则说明该专利的权利要求不具有新颖性；相反地，如果存在区别技术特征，则说明该专利的权利要求具有新颖性。
       在该发明专利的权利要求与已有技术之间存在区别技术特征，因而具有新颖性的情况下，再进行创造性评价，即考察该发明专利权利要求中的区别技术特征是否具有突出的实质性特点和显著的进步（亦即考察这些区别技术特征相对于所属技术领域普通技术人员来讲是否是显而易见的或者是根据已有技术的教导不经过创造性劳动可以导出的；同时还要考察此区别技术特征的引入相对于已有技术中最接近的技术方案来讲是否带来实质性的效果）。如果结果是肯定的，则应认为该发明专利的权利要求具有创造性。
       对比文件1第210页公开了普通脱脂乳粉生产工艺流程，其中涉及原料乳验收→过滤→牛乳预热→分离→脱脂乳→冷却贮存→预热杀菌→浓缩→喷雾干燥→乳粉冷却→过筛→包装→入库等步骤。其中所述“分离”步骤在乳品加工过程中一般是指离心分离，例如参见对比文件1第387和388页。在对比文件1第61页中有关“初乳期主要化学成分和性质变化”表中公开了牛初乳的相对密度和酸度，根据对比文件1第45页“新鲜牛乳的pH与滴定酸度的关系”换算，得出牛初乳的相对密度为1.032-1.067，pH为6.1-6.5。
        这样，将本发明专利的权利要求1与最相关的对比文件1中的技术方案进行特征分析并对各相应技术特征进行比较：
一种乳粉的制备方法                                                     一种乳粉的制备方法
1.原料：牛初乳                                                           1.原料：正常乳
2.加工过程：                                                               2.加工过程：
  2.1原乳验收                                                               2.1原乳验收
    2.1.1常规验收                                                          2.1.1常规验收
    2.1.2pH和密度验收
    2.1.2.1pH为6.1-6.5,                                                2.1.2.1'pH为5.9-6.0,
             密度大于1.025;                                                   密度为1.030以上                                                            
             
  2.2初步处理                                                              2.2初步处理
  2.3离心分离                                                              2.3离心分离
  2.4乳液提取                                                              2.4乳液提取
  2.5灭菌                                                                     2.5灭菌
  2.6干燥粉末化                                                          2.6干燥粉末化
  2.7包装                                                                     2.7包装
         2-1 关于新颖性
       根据上述特征分析可以看出：
       本专利权利要求1与对比文件1相比，在所用原料和pH及密度验收指标上存在区别。因此，本专利权利要求1与对比文件1相比具有新颖性。
       同样，与第一和第二请求人所提供的认为影响本专利新颖性的其他对比文件相比，本专利权利要求均具有新颖性。
       2-2 关于创造性
       由前述特征比对分析可知：
       本专利权利要求1与对比文件1相比存在两点区别特征：a.所用原料不同；b.pH和密度验收指标不同。
       对比文件2中公开了一种以牛初乳为原料制备牛初乳粉的方法。
       根据对比文件2所公开的内容，本领域普通技术人员（下文称作技术人员）可以得出利用牛初乳可制备乳粉的教导。
       因此，本领域技术人员根据这一教导，选用本领域最惯常的方法（即对比文件1中的方法）以常规初乳为原料来制备初乳粉显然是一种常规选择，是可以想到的。同时，作为常规初乳，根据对比文件1中的记载，其pH应在6.1-6.5之间，密度在1.032-1.067之间，这是初乳本身的特性，一旦选择了常规初乳，此初乳就应当具有这样的pH值和密度。而常规初乳的pH和密度特性被包括在本专利权利要求1特征2.1.2.1中，因而，本专利权利要求1中的这一特征已被现有技术所占先。这样，根据对比文件1和2的教导，选择pH在6.1-6.5之间，密度在1.032-1.067之间的初乳作原料，用对比文件1中所述常规制备乳粉的方法来制备初乳粉对于本领域普通技术人员来讲应当是显而易见的。因此，本专利权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025的技术方案不具有专利法第22条第3款所规定的创造性。
        至于本专利权利要求1中pH为5.9-6.0，密度在1.030以上的技术方案来讲，由于这里所限定的pH值和密度指标并非是常规初乳所特有的，而是本专利发明人对异常初乳所作出的非常规性选择，相对于现有技术有实质性区别；同时由于二请求人均未提供证据说明本专利权利要求1中对这一特定pH值和密度的选择相对于现有技术未带来显著进步。因此，二请求人认为本专利权利要求1中pH为5.9-6.0，密度在1.030以上的技术方案不符合专利法第22条第3款有关创造性的规定的无效理由，本合议组不予以支持。
       基于上述理由，从属权利要求2-7中引用独立权利要求1中pH为5.9-6.0，密度在1.030以上的技术方案的部分，也应认为具有创造性。
       从属权利要求2-4中引用独立权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案的部分涉及经初步处理后对初乳的离心分层过程的进一步限定，二请求人提供的证据均不能覆盖从属权利要求2-4中所述附加技术特征，因而二请求人提供的证据尚不能否定从属权利要求2-4中引用独立权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案部分的创造性。
       从属权利要求5和6中引用独立权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案的部分是对权利要求1中所述灭菌方法和干燥粉末化方法的进一步限定，其中所述加热灭菌、滤膜过滤灭菌以及真空冷冻干燥法、真空干燥法和喷雾干燥法均是本领域技术人员公知的常规方法，参见对比文件1第210和192页和附件4'第170页。因此，从属权利要求5和6中引用独立权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案的部分与对比文件1和2相比也不具创造性。
       从属权利要求7中引用独立权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案的部分是对权利要求1和5中所述灭菌过程的进一步限定，二请求人所提供的证据尚不能覆盖从属权利要求7中所述附加技术特征。因此，二请求人所提供的证据尚不能否定从属权利要求7中引用独立权利要求1中pH为6.1-6.5，密度大于1.025技术方案部分的创造性。
        3、关于改劣发明
       至于二请求人认为本专利相对于现有技术是改劣发明，因而不具有创造性的无效理由，本合议组在认真研究了无效请求方和被请求方分别提供的试验报告后认为，根据无效请求方所提供的试验结果尚不能得出本发明专利相对于现有技术是改劣发明的结论，因此，二请求人的这一无效理由本合议组不能予以支持。
        4、关于实用性
        根据专利法之规定，所谓实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
一件专利是否具有实用性关键是要看其专利文件中所述的技术方案是否能够在产业上制造或者使用，并且同现有技术相比是否能够产生积极的或有益的效果。
由于，二请求人所提供的证据不能证明本专利方法在产业上不能使用并且同现有技术相比没有产生有益的效果，因此，二请求人认为本专利不具有实用性的无效理由本合议组也不能予以支持。
       基于上述理由，本合议组作出了无效审查决定。
       六、专利律师评析
       根据专利法的规定，破坏专利新颖性的方式有：出版公开、使用公开和以其他方式的公开。可见，如果一项专利的技术方案在申请日前通过使用的方式而处于世人能够获悉的状态，则构成了使用公开，该技术方案则因使用公开而丧失新颖性。在具体的无效案件中，因为使用公开的举证责任和难易认定的问题，请求人很少提出“使用公开”的主张，即便提出了也很难被认定。
       本案亦不例外，在本案中，请求人主张“使用公开”的同时也提供了“生产技术转让合作协议”作为证据加以证明其主张，但是最终，复审委员会以“所提供证据不能证明在先使用行为的事实涉及由本专利权利要求中所记载的全部技术特征所限定的技术方案”等为由认定“使用公开”的主张不能成立。
       “使用公开”的证据认定及判断是一个难点，本案中复审委员会在无效决定中，对“使用公开”的证明标准及如何判断进行了详细的评述，这种评述对我们在面对“使用公开”的判断时具有示范意义。
 

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