上海律师|律师事务所|天之健|上海天之健律师事务所|专利代理机构

复审委：现有技术给出技术启示的情形下，如果请求保护的技术方案没有显著的技术效果，则不具有创造性

----以“单氯代邻二甲苯的制备方法”的发明专利权无效宣告为例

摘要

在现有技术给出一般性的技术启示的情况下，如何判断技术方案的创造性是我们经常遇到的问题。在本案中，复审委认定：根据该技术启示，本领域的普通技术人员很容易得到所请求的技术方案，且请求保护的技术方案相对于现有技术未能取得意想不到的技术效果，则该项发明不具备创造性。

关键词：专利权无效复审委员会技术启示技术教导现有技术发明专利创造性技术效果审查决定意见陈述

一、专利权无效审查决定要点

如果根据现有技术中的一个具体技术方案和其中的一般性教导，该领域的普通技术人员可以很容易地得到一项发明所要求保护的技术方案，而且该发明的技术方案所取得的效果与该现有技术基本相同，则该项发明不具备创造性。

二、基本案情

一）涉案专利概况

本专利权无效宣告请求案涉及名称为“单氯代邻二甲苯的制备方法”的发明专利，专利权人为中国科学院长春应用化学研究所。授权的权利要求书如下：

“1、一种单氯代邻二甲苯的制备方法，是采用邻二甲苯为原料，其特征在于以路易士酸碘或铁为催化剂，用量为邻二甲苯的０．００１～１％，反应温度为-２０－５０℃，无需溶剂，以氯气直接氯代。

2、如权利要求1所述的制备方法，其特征在于催化剂路易士酸为三氯化铁、三氯化铝、三氯化锑、四氯化锡。”

二）专利权无效宣告请求的提起

哈尔滨市时代科技发展有限公司 (下称请求人)针对本专利提出宣告专利权无效的请求。请求人认为该专利已经为申请日前公开的美国专利US4190609（附件1，1980年2月26日公告）及US4166075（附件2，1979年8月28日公告）所记载，不具有新颖性及创造性。其中，附件1和2在审查过程中，请求人提交了译文。

之后，经审查形式合格，复审委员会受理了该无效宣告请求。

三）专利权人的意见陈述

专利权人（下称被请求人）收到复审委转送的无效宣告请求文件之后提交了意见陈述；专利权人认为本专利与现有技术相比更为先进，具体的陈述意见为：1、上述两个专利都使用了除主催化剂之外的辅催化剂，而本专利无需使用这类辅催化剂。2、3-氯代邻二甲苯在某些场合是更有价值的产品，用噻蒽提高4-氯代邻二甲苯选择性在实用上无太大意义。3、本专利不使用外加溶剂，而上述美国专利均需使用外加溶剂。

四）请求人的意见陈述

请求人在收悉专利权人的意见陈述之后，针对专利权人的意见向复审委员会提交了意见陈述。请求人认为：加入辅催化剂的目的是提高产品的选择性，因为4-氯代邻二甲苯的市场用量远比3-氯代邻二甲苯的大，因此这一区别技术特征不能给本专利带来创造性。请求人同时还提交了新的附件3及4。

三、口头审理

在审理过程中，复审委及时将各方的意见陈述转至对方。同时，各方也有针对性地向复审委提交了意见陈述。

复审委员会向请求人和被请求人发出口头审理通知书，通知口头审理事项。

口头审理如期举行，被请求人一方没有出庭。口头审理在请求人单方当事人出庭的情况下进行。口头审理中，请求人要求以附件1（下称对比文献1）作为判定本专利新颖性和创造性的依据。请求人认为，对比文献1实施例2c公开了权利要求1及2中的部分技术方案，同时对比文献1对本专利权利要求1及2中的其它技术方案也给出了明确的教导，因此权利要求1及2不具备新颖性和创造性。

四、专利权无效宣告请求的审查决定

经口头审理之后，合议组认为本案事实已经查清，可以作出决定。专利复审委员会作出了宣告本发明专利权无效的审查决定。

五、复审委员会无效决定的理由

一）关于证据

请求人先后总共提交了4篇作为本次无效宣告请求的对比文件。但是根据相关规定：合议组认为附件3及4不能作为审理本案的依据，故本次无效宣告审查过程中仅采用附件1和2作为证据。

二）关于新颖性和创造性

新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内使用过或者以其它方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。 如果一项发明专利与某项已知现有技术的所属技术领域及发明目的相同，技术解决手段也相同，则该项发明不具备新颖性。

创造性，是指同申请日以前已有的现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。如果根据现有技术中的一个具体技术方案和其中的一般性教导，该领域的普通技术人员可以很容易地得到一项发明所要求保护的技术方案，而且该发明的技术方案所取得的效果与该现有技术基本相同，则该项发明不具备创造性。

三）复审委员会的评述

1、对比文件1是最接近的现有技术

具体就本案而言，对比文献1（US 4190609）涉及一种二甲苯，尤其是邻二甲苯的直接氯代方法。该类反应是在路易士酸催化剂和噻蒽化合物或其混合物助催化剂的存在下使二甲苯和氯气反应。所述的噻蒽助催化剂有利于4-氯代邻二甲苯的生成。常用的催化剂有锑、铅、铁、钼、铝包括其卤化物和生成这些物质的单质，及其化合物，最常用的是氯化物，如AlCl3、SbCl3和FeCl3等。催化剂和助催化剂的总量为二甲苯重量的约0.01%-2.0%。反应温度一般为-20℃到约110℃，常用温度为0℃－70℃。通常反应是在无溶剂参与的情况下进行的。在该对比文献中同时给出了作为对比的实施例2c，该实施例中没有使用噻蒽助催化剂。将该对比文献及附件2与本专利进行比较后可以确认，对比文献1为与本专利最为接近的现有技术。二者的具体对比如下：

本专利		对比文献1
权利要求1	单氯代邻二甲苯的制备方法邻二甲苯为原料路易士酸、碘或铁为催化剂催化剂用量为邻二甲苯的0.001-1% 反应温度为-20℃－50℃ 无需溶剂以氯气直接氯代	实施例2c	单氯代邻二甲苯的制备方法邻二甲苯（100份） FeCl₃为催化剂催化剂用量0.1份（相当于邻二甲苯的0.1%）反应温度0℃ 无溶剂通入氯气氯代
权利要求2	所述路易士酸为：三氯化铁三氯化铝三氯化锑四氯化锡		催化剂可以是：三氯化铁（实施例2c）三氯化铝（第5栏55行）三氯化锑（第5栏55行）

对比后可以看出，虽然对比文献1的发明目的是为了提高4-氯代邻二甲苯的产率，并为此加入了噻蒽类助催化剂。但本领域技术人员在阅读了该文献中公开的实施例2c后可以确认，在对3-位和4-位氯代产物的比率没有特殊要求的情况下，可以不使用噻蒽类助催化剂。也就是说，相对于实施例2c而言，其发明目的与本专利完全相同。

2、关于权利要求1及2的新颖性

具体就技术方案而言，权利要求1实际上包括对应于路易士酸、碘和铁三类催化剂的三个并列的技术方案。经过上述对比可以确认，权利要求1中以路易士酸为催化剂的技术方案已经完全为对比文献1实施例2c所公开，效果也基本相同。鉴于对比文献1的实施例2c所公开的技术方案在发明目的、技术特征及效果上与本专利权利要求1完全相同，故权利要求1相对于该现有技术不具备新颖性。

出于同样的原因，权利要求2中使用三氯化铁作为催化剂所对应的技术方案也不具备新颖性。

3、关于权利要求1及2的创造性

经过前述对比还可以看出：权利要求1与对比文献1实施例2c相比具有新颖性的那部分技术方案与上述实施例2c的区别就在于本专利使用了铁及碘作为催化剂。

但在阅读了对比文献1全文后可以得知，该现有技术明确教导：在二甲苯的单氯代反应中可以使用路易士酸催化剂，或者是在氯化条件下可以形成或起到路易士酸作用的元素或化合物，优选锑、铅、铁、钼和铝的卤化物等及这些元素的单质，最优选三氯化铝、三氯化铁、三氯化锑等。该文献所引用的现有技术中亦明确记载，在该类反应中可以使用铁、碘作为催化剂（参见对比文献1第5栏41－50行；第2栏第7行及第1栏第63行）。且该文献的实施例中分别使用了铁、三氯化铁和五氯化锑作为催化剂。

由此可知，在发明目的相同的情况下，本领域技术人员依据对比文献1实施例2c公开的具体技术方案，结合该文献中上述一般性教导就可以容易地得到本专利权利要求1中使用铁及碘作为催化剂的技术方案。将本专利的效果与上述现有技术所取得的效果对比还可以看出，本专利的技术方案相对于现有技术也未能取得意想不到的效果。故此可知，相对于对比文献1，本专利的权利要求1不具备创造性。

根据上述论述同样可以确认，权利要求2相对于对比文献1所公开的技术内容也不具备创造性。

正是基于前述理由，专利复审委员会才作出了宣告本专利权全部无效的审查决定。

六、评析

通常采用“三步法”去判断一项技术方案的创造性，本案中亦不例外。在确定附件1是涉案专利最近的对比文件之后，根据本专利请求保护的技术方案与对比文件公开的技术方案相比，找出区别特征。具体到本案，就是涉案专利请求保护的技术方案采用了碘及铁作为催化剂，其余的技术手段与对比文件公开的完全相同。至此，判断涉案专利技术方案是否具备创造性的关键就是看对比文件是否给出了将区别特征应用于现有技术的启示。

通过对比文件1的记载可知：对比文件1记载的技术方案明确给出了“将碘或铁作为催化剂”这一技术手段应用于对比文件1的技术方案从而得到涉案专利技术方案的技术启示。在这种技术启示下，本领域的普通技术人员根本不需要付出任何创造性的劳动即可得到涉案专利的技术方案，即涉案专利的技术方案具有显而易见性，不具有突出的实质性特定和显著的进步。因此，不具备创造性。

Content

现有技术的技术启示如何影响创造性的判断？